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Oposiciones a registros marcarios: Un cambio en las reglas de juego.

Históricamente, era el solicitante de una marca a la cual se deducía una oposición, quien tenía la carga de instar el procedimiento tendiente a obtener su levantamiento. Pues, existían plazos perentorios que hacían peligrar la subsistencia de su trámite.

Es decir, si habiendo agotado las instancias extrajudiciales y de mediación pre-judicial obligatoria el solicitante no interponía la demanda judicial dentro del plazo legal (1 año + 60 días desde la notificación de la oposición), su trámite era declarado abandonado.

Quien pretendía defender su registro debía asumir los costos de la mediación –honorarios del mediador, honorarios del abogado y gastos administrativos- y analizar los eventuales costos del proceso judicial.

Por su parte, al oponente sólo le restaba decidir si accedía o no a las propuestas de composición presentadas por el solicitante en las distintas instancias, sin ningún costo económico más que las eventuales costas del proceso judicial en caso de que la oposición se declarase infundada en esa instancia.

La ley 27.444 sustituyó el artículo 16 de la ley 22.362 por el siguiente: “Artículo 16: Cumplidos tres (3) meses contados a partir de la notificación de las oposiciones previstas en el artículo 15, si el solicitante no hubiese obtenido el levantamiento de las oposiciones, la Dirección Nacional de Marcas resolverá en instancia administrativa las oposiciones que aún permanezcan vigentes”. Es decir, no sólo se redujeron drásticamente los plazos legales, sino que se eliminó la instancia judicial para obtener el levantamiento de oposiciones.

A partir de las nuevas disposiciones, si solicitante y oponente no se ponen de acuerdo, será el INPI quien analice y resuelva sobre la procedencia o no de la oposición, a través del procedimiento instrumentado por Resolución  N° 183/2018 que entrará en vigencia el próximo 17/9/2018.

La mediación ya no será un paso previo y obligatorio, aunque continúa siendo un mecanismo al que las partes podrían recurrir voluntariamente.

El nuevo marco normativo, modifica drásticamente las reglas de juego.

Ya no será el solicitante quien se vea apremiado por plazos y costos extras para poder seguir adelante con su trámite.  Es ahora el oponente quien, si no acuerda amigablemente con el solicitante en el término de 3 meses de notificada la oposición, deberá asumir el costo adicional de tasas administrativas (hoy fijada en $ 8.500) y honorarios profesionales para ratificar la oposición ante el INPI y poner en marcha este nuevo procedimiento administrativo, en el cual ambas partes podrán argumentar sus posiciones y ofrecer y producir prueba.

En caso de no abonar las tasas de ratificación correspondientes, la oposición se convertirá en un mero “llamado de atención”, que ya no suspende el trámite de registro y que podrá o no ser considerada por el INPI al momento de resolver sobre la concesión de la marca.

Por último, las partes sólo podrán acceder a la instancia judicial mediante recurso directo de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal contra la resolución final que dicte la Dirección Nacional de Marcas en la instancia administrativa de resolución de oposiciones.

En definitiva, la custodia activa de las marcas a través de las oposiciones a las solicitudes de terceros es hoy más onerosa. Ello puede implicar un mayor volumen de marcas en trámite, una dilución de la distintividad de las existentes y una ampliación de la responsabilidad del control de oficio del propio INPI. El tiempo nos dirá sobre la eficiencia del nuevo sistema.

María Soledad Alvarez

Alvarez y Asociados

Agosto de 2018. Rosario, Argentina

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