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MARCAS COMPARTIDAS REQUIEREN REGLAS CLARAS

Emprender un proyecto comercial con otros socios y registrar una marca en conjunto puede ser motivo de muchas satisfacciones, pero también de muchos conflictos.

La particular naturaleza (inmaterial) del bien compartido y la escasa regulación legal -de aplicación subsidiaria-, tornan imprescindible que las partes piensen bien cómo querrán ejercer sus derechos durante y después de la relación, dejando las reglas de juego bien claras.

La ley de marcas N° 22.362 dispone en su artículo 9: “…Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario”.

Por su parte, el art. 1984 del Código Civil y Comercial dispone la aplicación subsidiaria de las normas de condominio a la comunión de bienes. Sin embargo, tratándose de bienes inmateriales, las disposiciones no siempre resultan fácilmente aplicables y dan margen para interpretaciones diversas.

Existen varios antecedentes jurisprudenciales[1] que dan cuenta de los problemas que surgen cuando uno de los condóminos fallece, cuando uno de ellos decide transferir su parte a un tercero o cuando los cotitulares deciden no continuar con el negocio común.

Por ello la importancia de celebrar convenios de cotitularidad, distinguiendo lo que cada uno puede hacer respecto de su porción indivisa –de la cual cada uno es dueño exclusivo- y cómo actuarán en relación a la marca en su totalidad –de la cual ninguno es dueño por sí solo-.

Veamos algunos de los temas a tener en cuenta:

  • Durante el trámite de registro:

Durante la tramitación de la marca puede resultar necesario tener que negociar el levantamiento de alguna oposición o contestar vistas administrativas o de fondo, incluso en algunos casos debiéndose limitar el alcance de la solicitud originaria. Es recomendable definir de antemano cómo deberán actuar estas partes en estos casos: si se requiere unanimidad para acordar la limitación, o se decide por mayoría, o bien si delegan el tema en alguno de los solicitantes.

  • Uso de la marca:

El artículo 9 de la ley de marcas dispone como regla general el uso indistinto de la marca por parte de los condóminos. En igual sentido reza el artículo 1986 del CCC: “Cada condómino, conjunta o individualmente, puede usar y gozar de la cosa común sin alterar su destino. No puede deteriorarla en su propio interés u obstaculizar el ejercicio de iguales facultades por los restantes condóminos”.

Es decir que a falta de acuerdo expreso en contrario, cada uno de los titulares puede usar la marca individualmente. Esta situación podría afectar los intereses de las partes, máxime cuando uno de los socios se separa del negocio y decide explotarla en forma paralela al proyecto inicial, o cuando alguno de ellos realiza una explotación defectuosa, identificando productos o servicios de mala calidad y ello incide en el prestigio de la marca que también explotan los demás titulares.

En el caso que los condóminos acuerden utilizar las marcas en forma individual, conviene dejar bien en claro cuáles son los estándares de calidad que deben respetarse, si deberán o no rendir cuentas a los demás por la explotación realizada y si corresponde o no la distribución de los beneficios de la explotación que cada uno realice.

  • Registro en otros países

Siendo que el registro de la marca es territorial, la posibilidad de registrar en el extranjero en forma conjunta o individualmente también es algo que debe dejarse bien aclarado.

  • Defensa de la marca

La ley de marcas dispone que cualquiera de los condóminos podrá ejercer las acciones defensivas, es decir, deducir oposiciones a marcas pretendidas por terceros y perseguir a infractores.

Esta norma pareciera ser adecuada y razonable a los fines de la preservación del derecho obtenido.

En atención al posible costo elevado que puede implicar el ejercicio de estas acciones, conviene acordar cómo se asumirán los costos de dichas defensas.

  • Renovación de la marca

Siendo un acto conservatorio, resulta extraño que la ley imponga la necesidad actuación conjunta para la renovación del registro. Pues, a falta de acuerdo en contrario, la negativa de uno sólo de ellos, sin importar el porcentaje de su participación, puede impedir la continuidad en la explotación.

Por ello resulta esencial que las partes regulen esta cuestión. A todo evento, podría sugerirse que el co-titular que no esté interesado en continuar con la explotación del signo a su vencimiento, renuncie a favor de los demás co-titulares.

  • Transferencia o licencia de la marca

La transmisión total de la marca en condominio a un tercero, indefectiblemente requiere del consentimiento de los co-titulares, pues no hay posibilidad de que uno de ellos decida por la marca en su totalidad.

Lo mismo para el caso de otorgamiento de licencias. Conviene dejar en claro si las partes delegan la facultad de otorgar autorizaciones de uso a alguno de los condóminos (en su caso con la debida rendición de cuentas posterior) o si se requiere un acuerdo de voluntades para su otorgamiento.

  • Transferencia de la parte indivisa de cada condómino

En atención a las reglas que rigen el condominio, cada condómino puede usar y gozar de su porción indivisa de manera libre, lo que implica en el caso bajo análisis que podría disponer libremente de su porción marcaria a favor de un tercero.

Esta situación también puede ser potencial punto de conflicto, debiendo el resto de los condóminos verse obligados a compartir la titularidad marcaria con un desconocido.

Para evitar estas situaciones se sugiere acordar de antemano la prohibición de los cotitulares de ceder su cuotaparte sin la expresa conformidad del resto. Incluso se puede pactar un derecho de preferencia de los co-titulares por sobre los terceros, a igualdad de condiciones económicas.

  • Extinción del condominio o renuncia

El Código Civil y Comercial dispone que cada condómino podrá pedir en cualquier momento la división del condominio. La indivisión sólo podrá pactarse por un plazo máximo de 10 años. Sin embargo, la división de los derechos sobre una marca también puede resultar de difícil materialización. Asimismo, compensar económicamente al socio que renuncia es una tarea compleja en orden a las dificultades de valuación de activos intangibles.

Se recomienda en estos casos pactar de antemano los parámetros de valuación que se utilizarán en estos casos.

Otra recomendación es establecer que si uno de los condóminos renuncia a su derecho, los restantes acrecen. Lo propio podría plantearse en caso de fallecimiento de uno de los condóminos.

  • Otros conflictos

Resulta útil también prever un sistema de solución de acuerdos para tratar cualquier otro problema que pueda suscitarse a futuro.

Asimismo, y para cualquier asunto que se requiera acuerdo de voluntades, deberá preverse la forma en que se arribará a un acuerdo: si por unanimidad o por mayoría, y en su caso la forma de cómputo de dicha mayoría –si por persona o por porcentaje de participación.

  • Registros posteriores

Por último, pero no menos importante, es la previsión en cuanto a la posibilidad de que las partes registren con posterioridad signos que puedan tener alguna vinculación con la marca compartida y en su caso, determinar estrictamente cuáles serán los límites, para evitar problemas de competencia desleal, futuras oposiciones, etc.

La importancia y validez de estos convenios puede verse reflejada en los dos antecedentes judiciales que citamos a continuación:

El reciente fallo dictando por la Cámara Nacional Civil y Comercial Sala 1 en autos “ “PERIN MARIA JULIANA y otros C/ PERIN FRANCA S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA” Expte n° 407/2015, cuyo caso puede resumirse del siguiente modo: dos hermanos (Giuliano y Franca) registraron la marca “HELADOS PERIN” y “PERIN” para identificar la heladería que explotaban en conjunto. Fallecido Giuliano, sus herederos deciden continuar con la explotación de la heladería y celebran con Franca –cotitular de la marca- un convenio por el cual ella les transfiere el fondo de comercio y ambas partes se comprometieron a no usar la marca “PERIN” y “HELADOS PERIN” de la cual eran cotitulares y a registrar cada una ellas en forma separada una nueva marca con un logotipo e isotipo diferente a la actual registrada, pudiendo incluir el apellido PERIN en la denominación de la nueva marca

Los herederos solicitaron el registro de la marca FAMIGLIA PERIN DESDE 1947 y diseño anexo, a la que se opone la tía Franca en base a la marca PERIN y HELADOS PERIN (ya vencida y no renovada).

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que declaró infundada la oposición entendiendo que los signos eran distinguibles y que los solicitantes actuaron dentro de los términos del convenio celebrado por las partes.

En igual sentido, en autos “LA SALTEÑA S.A. C/ ALIJOR S.A. S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA” Causa N° 6076/2002, tanto en primera como en segunda instancia se destacó la importancia del acuerdo previo y la obligatoriedad de su cumplimiento. En el caso, La Salteña S.A.  celebró un convenio con Alijor S.A. mediante el cual le transfirió su marca sólo en lo relativo a determinados productos, dejando pactado lo siguiente: “Las partes se reservan el derecho de variar tipo de letra, colores, envases, logotipos e isotipos y todo lo inherente a la identificación marcaria que se relacione con los productos que cada uno comercialice”. Sin embargo, cuando LA SALTEÑA S.A. pretendió registrar el nuevo diseño de su marca, ALIJOR dedujo oposición.

La Cámara manifestó que el art. 9 de la ley de marcas, expresamente dispone la posibilidad de autorregular los derechos de los comuneros marcarios y que si bien la demandada confiesa en su expresión de agravios su voluntad contraria al cumplimiento del contrato por los motivos que señala, debe tenerse en  cuenta que es un principio básico y universal del derecho civil inherente a la autonomía de la voluntad que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado (“pacta sunt servanda”) .

En síntesis, es imprescindible para quienes detenten la titularidad compartida de marcas registradas reglar el ejercicio de sus derechos marcarios, desde el inicio del trámite, durante la vigencia de la marca registrada e incluso, prever la relación entre ellos cuando la marca esté vencida.

Valeria Bollero – María Soledad Alvarez

Rosario, abril de 2019

[1] Cámara Nacional Civil y Comercial Sala 1 “PERIN MARIA JULIANA Y OTROS C / PERIN FRANCA S CESE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA” Expte n° 407/2015 (Ver fallo completo: perin-maria-juliana-y-otros-c-perin-franca-s-cesede-oposicion-al-registro-de-marca); “CAMUYRANO, CECILIA I. V. INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAl” • 19/10/2010 Cita Online: 70067760 ; Cámara Nacional Civil y Comercial LA SALTEÑA S.A. C/ ALIJOR S.A. S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE  MARCA causa n° 6076/2002;  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Sala 3. CRESCENTI  ERNESTO JOSÉ VICENTE C/ INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL JUAN HIRSCHMANN S.A. S/ CESE DE USO DE MARCA.

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