EL CAIRO DIBUJADO

Apuntes sobre nombre comercial. Fallo anotado

El caso del bar El Cairo.  Aspectos jurisprudenciales en torno al nombre comercial, el uso requerido por la ley, su transmisión  y el aprovechamiento por parte de terceros de mala fe.

 

  1. a.      Introducción

Quien ha visitado Rosario no puede desconocer el legendario bar El Cairo. Sede de encuentro de rosarinos y turistas, de artistas, de intelectuales, protagonista de varios cuentos de Fontanarrosa  y su mesa de los galanes, la esquina de Sarmiento y Santa Fe es y fue siempre un verdadero  emblema de todos los rosarinos.

Durante los últimos años, el nombre del bar estuvo en jaque, a las resultas de un proceso judicial que tuvo como protagonistas a quienes hoy detentan y explotan el bar y una persona que registró la marca EL CAIRO y pretendía obligar a sus actuales titulares a bajar el cartel que lo identifica desde sus orígenes.

Hoy podemos afirmar con orgullo que el Bar El Cairo seguirá siendo El Cairo.

Nos permitimos en este artículo compartir los conceptos más relevantes de los fallos de primera y segunda instancia, los que constituyen un gran aporte en materia de nombre comercial y registros especulativos.

b.      El conflicto

El conflicto tuvo su origen en una intimación dirigida a los actuales dueños del bar para que cesaran en el uso del nombre comercial EL CAIRO, por parte de quien invocaba ser titular registral de dicha marca -concedida por el INPI en fecha 3/10/2008 y solicitada en mayo de 2004, fecha en que el bar se encontraba cerrado-. Esto motivó el inicio, por parte de la titular del inmueble y de quienes hoy explotan dicho comercio, de las acciones judiciales tendientes a  que se declare la nulidad de la marca en la que esta persona fundaba sus derechos. Luego de un largo proceso, la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Federal  Civil y Comercial N° 2 Secretaría B de Rosario puso fin a la contienda declarando la nulidad del registro EL CAIRO clase 43 registrado a nombre de Carolina Alejandra Pressenda y desestimando la acción de  cese de uso del nombre comercial El Cairo, planteada por la demandada vía reconvención. La misma fue confirmada por la Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Federal, Sala A y actualmente ese mismo Tribunal denegó el recurso extraordinario interpuesto por los perdidosos.

c-       La nulidad de los registros marcarios de mala fe. La preminencia del nombre comercial.

 Las sentencias comentadas se enrolan en la misma línea que la Corte Suprema de Justicia[1] de la Nación y los demás tribunales federales[2] ratificando la prevalencia de las marcas notorias por sobre aquellos registros obtenidos de mala fe, conforme el art. 24 inc b) ley 22362[3] y en el ámbito internacional a través del art. 6 bis del Convenio de París, ratificado por nuestro país a mediante la ley 17.011.

Puntualmente en este caso se consideraron relevantes las siguientes circunstancias: a) que la propia demandada reconoció conocer el bar El Cairo, b) que nunca explotó ningún bar y d) que intentó lucrar con el registro solicitando dinero a los titulares del bar para su transferencia. Y así concluye: “De todo lo expuesto se desprende que no se ha acreditado un interés legítimo por parte de la demandada en el registro de la marca El Cairo (cfr. Lo prevé el art. 4 de la ley 22.362). Por el contrario, su conducta demuestra un obrar incompatible con la buena fe que se impone en materia comercial, al intentar aprovecharse del uso y clientela que tenía el bar ubicado en Sarmiento y Santa Fe. Más aún, al haber presentado la solicitud de registro en el INPI durante el período en que el bar permaneció cerrado y luego intentar “negociar” con una suma de dinero la titularidad de la marca”

En igual sentido se pronunció la Excma. Cámara de Apelaciones en su fallo de fecha 24/10/2014. Luego de remarcar, siguiendo a Cabanellas de las Cuevas y Bertone, que “no existe una regla general que conceda prioridad ya sea al derecho a las marcas o a las designaciones, debiendo en cada caso recabarse la circunstancias particulares inherentes al signo en disputa para establecer quien predomina”,  concluye que : “La registración como marca de servicios de un nombre comercial utilizado de manera notoria por terceros -efectivos prestatarios del servicio en cuestión, sumado a la falta de uso del registro marcario y posteriores tratativas en torno a su comercialización, permiten presumir –junto a lo expuesto en el párrafo anterior- una intención especulativa en cabeza de la accionada que no admite convalidación; todo lo cual, a mi entender, conduce a reputar nula la marca en trato”.

d-      Lo novedoso. El avance en definiciones jurisprudenciales necesarias respecto al nombre comercial

El aspecto más destacado de los  fallos comentados se centra en el reconocimiento de la vigencia de los derechos sobre un nombre comercial aún frente a la sucesión de diversos titulares y aún frente a la interrupción del uso del mismo por fuerza mayor.  Se trata de un antecedente jurisprudencial pionero en un tema escasamente abordado por la doctrina.

El nombre comercial es la forma a través de la cual se identifica una determinada actividad frente al público. A diferencia de lo que ocurre con el nombre civil que es un atributo de la personalidad,  de uso obligatorio e integra los derechos personalísimos, el nombre comercial es un bien inmaterial que integra el patrimonio de su titular siendo en consecuencia, transmisible, embargable, etc.

Se encuentra regulado en la ley de marcas 22.362 (artículos 27 a 30) brindándose cobertura a aquellas designaciones que a pesar de no haber sido registradas han sabido distinguirse de sus competidores mediante el uso pacífico y público.

El nacimiento y la subsistencia de los derechos derivados del nombre comercial dependen exclusivamente del “uso” que del mismo se realice.  Así lo dispone el Convenio de Paris en su  artículo 8 y es recogido en artículo 28 de la ley 22.362 al establecer: La propiedad de la designación se adquiere con su uso y sólo con relación al ramo en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo”

A su vez, el uso delimita la tutela reconocida al nombre comercial en dos direcciones:

a) limitación espacial: los derechos exclusivos derivados del nombre comercial se extienden solamente respecto de la zona territorial en que el mismo efectivamente se utiliza.

b) limitación objetiva: aquellos derechos se extienden sólo en relación a la actividad efectivamente ejercida bajo ese nombre comercial.

El uso exigido por la ley es un uso cierto, no potencial,  público, que debe exteriorizarse  concretamente y sostenerse  en el tiempo.

Así como el uso es la llave a la tutela jurídica, al nacimiento de la institución para el derecho, el cese del uso, en principio, implica su extinción. Dispone la ley 22.362 en su artículo 30: “el derecho a una designación se extingue con el cese de la actividad designada”. Aclara la doctrina que el supuesto se extiende al cese de uso de la designación propiamente dicha, (aún cuando se continúe desarrollando la actividad bajo otro nombre) y que en ambos casos debe tratarse de un cese definitivo y no de una mera suspensión[4]

Sin embargo, ni el inicio o ni el cese de uso implican inmediatamente el nacimiento o la extinción de los derechos respectivamente, pues debe mediar un tiempo razonable en ambos casos.

Para el nacimiento de los derechos, la ley ha dispuesto en su art. 29 que la acción para oponerse al uso de una designación prescribe al año desde que el tercero comenzó a usarla en forma pública y ostensible o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso. Es decir, que recién luego de dicho lapso el derecho del titular se “consolida”

Por el contrario, no existe disposición legal que disponga cuál es el lapso por el cual el nombre comercial debe dejar de ser utilizado para que el derecho se “diluya”.

Así, se plantean supuestos dudosos, no sólo cuando el propio titular se muda de local, sino también cuando cambian el negocio cambia de dueños, o bien cuando son terceros (como por ejemplo ex empleados unidos en una cooperativa) los que reactivan un negocio cerrado.

Dice la doctrina: “para que el cese de uso de origen a la pérdida de los derechos sobre una designación, la falta de uso deberá ser suficientemente prolongada como para dejar la impresión de que se ha abandonado la designación en cuestión. A esos efectos no debe adoptarse un criterio exclusivamente temporal sino que deberán evaluarse las conductas del titular de la designación de las que pueda inferirse el abandono del signo. En particular jugará un papel preponderante el hecho de que conjuntamente con la falta de uso exista la utilización de un nuevo signo distintivo para la actividad en cuestión. También se deberán tener en cuenta otros hechos positivos adicionales a la simple falta de uso como el retiro de los carteles u otros elementos en los que consten que las designaciones hasta entonces usadas o la realización de nuevas actividades publicitarias en las que se abandona la mención de las designaciones anteriores”[5].

En definitiva, “El tiempo para adquirirlo y para perderlo es cuestión de hecho, que la justicia fijará en cada caso[6].

Uno de los pocos antecedentes jurisprudenciales sobre el tema estableció lo siguiente: “En el sub-examen existen elementos de juicio que autorizan a concluir que no medió extinción del fondo de comercio ni cese de la actividad comercial (en el ramo “panadería”) del demandado. La mudanza de local obedeció a la extinción del plazo contractual de la locación, o a alguna otra causa vinculada con dicho contrato y/o su cumplimiento; y tanto no era intención del demandado cesar en su actividad comercial, que uno o dos meses después del cierre se había instalado ya en otro local, ubicado prácticamente al frente del anterior. Ese breve paréntesis no puede, bajo ningún concepto, cohonestar la conducta de la actora, que quiso aprovechar el breve lapso transcurrido a partir del cierre para registrar como marca una expresión que, como designación comercial, no le pertenecía. Mucho menos cuando la cantidad de juicios existentes entre las partes torna inverosímil que la actora desconociera el proyecto del demandado de continuar con el negocio. Las reflexiones precedentes no sólo demuestran la improcedencia de la acción promovida, sino que revelan también el abuso que comportó la pretensión de registrar como marca la expresión cuestionada[7].

El caso de El Cairo contaba con ciertas particularidades. En primer lugar, quienes lo explotaron desde al año 43, cayeron en quiebra allá por el año 2002, lo que obligó a cerrar el local. Posteriormente, el inmueble (que incluía el Cartel identificatorio) es adquirido en la quiebra con todos los derechos inherentes al dominio y posesión por la Sra. Mattievich, quien desde su inicio expresó públicamente su intención de reabrir el bar, lo que se vio demorado por el voraz incendio que afectó las instalaciones.

–          El carácter de continuadora en el derecho

Uno de los ejes de los fallos consistió en analizar si Mattievich podía erigirse como continuadora de los derechos de los antiguos titulares del bar, o si por el contrario, su derecho a la designación debía evaluarse desde el momento en que ella (a través de Egipto SRL) comenzó a explotar el bar.

El Dr. Barbará, en su voto en disidencia, sostiene que no existe un instituto jurídico que permit justificar la calidad de continuadora de los creadores del nombre comercial por parte de Mattievich. Sostiene que la mera adquisición de un inmueble no confiere a facultades o prerrogativas que su antecesor no transfirió, máxime cuando en el caso no se dio cumplimiento a las formalidades exigidas por la ley de Transferencia de Fondo de Comercio (ley 11867).

En contraposición a esta postura, tanto el juez de primera instancia como el voto mayoritario de la Cámara entendieron, haciendo una ponderación global de la prueba aportada,  que aun no habiéndose cumplimentado con las formalidades legales, resultaba claro que quienes adquirieron el inmueble junto con los derechos inherentes al dominio y posesión, con la finalidad pública de continuar con la misma actividad y bajo el mismo nombre, se constituyen por ese motivo en legítimos continuadores de los derechos sobre la designación.

Es decir, se pone nuevamente el énfasis en el uso, como motivo de adquisición, pérdida y también sostenimiento del derecho, al igual que nuestro régimen legal.

Resalta el fallo de primera instancia: “En efecto, se ha demostrado la continuidad por parte de ellos en el uso de ese nombre, al que dieron el mismo destino que tenía con sus titulares anteriores” y en igual sentido expresó la Cámara “Se requiere una identificación por parte del público entre el signo en uso y el servicio de que se trate, lo que claramente sucedió en el caso. Es de toda evidencia – sin perjuicio de las holgadas probanzas arrimadas a la causa- que el nombre “El Cairo” definió la actividad desarrollada por los sucesivos titulares del inmueble sito en la esquina de calles Sarmiento y Santa fe. Se trató siempre de un bar, y así fue reconocido desde antaño como nota característica de la ciudad, luciendo a través de los años los carteles que lo identificaron” (…)  “Como ya se ha dicho, en el particular el nombre “El Cairo” se mantuvo en el inmueble aún luego del incendio y estando éste cerrado. Los carteles fueron recién removidos al iniciarse las tareas de restauración, reemplazándolos por otro que aludía a la recuperación del bar para la ciudad (…), de todo lo que se desprende que no se abandonó el signo en trato. (…) “

–          Los motivos del cierre y su influencia en la pérdida o mantenimiento de los derechos

 No influyó en la decisión mayoritaria las circunstancias que obligaron a cerrar el bar durante casi dos años.

Si bien el Dr. Barbará en su voto minoritario entendió que la Srta. Pressenda había registrado la marca “cuando la designación o nombre comercial “El Cairo” era una suerte de res nullius, dada la liquidación de la sociedad comercial que la utilizara por largos años y antes de que volviera a ser utilizada”, tanto el fallo de primera instancia como el de la Cámara en mayoría dispusieron que los motivos por los cuales el bar debió estar cerrado (quiebra de sus anteriores titulares y posterior incendio) obedecieron a causas de fuerza mayor que en modo alguno permiten entender que se había renunciado al signo.

Dijo la Cámara, “… se entenderá renunciado un signo cuando se haya dejado en el público consumidor al impresión de que éste se ha abandonado, atendiendo a tal fin las conducta de su titular y no un criterio meramente temporal, valorándose “otros hechos positivos, adicionales a la falta de uso…”, citando a Cabanellas de las Cuevas y Bertone y aclara: “la apariencia que se dé a competidores y consumidores respecto de la relación designación- actividad ha de jugar un papel preponderante en la pérdida de derechos

Se puso relevancia en la actitud de los adquirentes, quienes mantuvieron el inolvidable cartel que decía EL CAIRO auspiciado por 7UP, hasta días antes de la remodelación final de la fachada (el que luego fue sustituido por otro con el mismo nombre) y difundieron en la prensa su intención de mantener la designación para la misma actividad, circunstancia que no pudo ser desconocida por la Srta. Pressenda al momento de solicitar el registro de su marca.

Dijo la Cámara: Es del caso que el local permaneció cerrado durante 10 meses, en razón de las dificultades económicas del entonces titular del inmueble Tzovanis Compañía, Sociedad Comercial Colectiva, de lo que da cuenta el proceso concursal afrontado por ésta. Seis meses luego de adquiridos por la Sra. Mattievich los activos falenciales, el inmueble sufrió un incendio que lo devastó; circunstancias todas que evidencian la imposibilidad de brindar allí servicio alguno, al menos durante el tiempo en que el local estuvo clausurado y hasta su posterior restauración. De ello se desprende que el cese de actividades obedeció a causas de fuerza mayor” (…) ”si bien el bar ya no funcionaba al momento de adquirirlo la actora, ha quedado sentado que a partir de allí (y previo al trámite de registración de la marca de servicios) subyació siempre el proyecto de reabrirlo como bar literario, y que ésta inició acciones de desalojo contra los subinquilinos del inmueble (cfr. confesional de fs. 367 vta.). Más aún, la identificación por parte del público consumidor del nombre “El Cairo” con el servicio allí prestado se mantuvo incólume pese al cierre del local, circunstancia que se vio reforzada por el hecho de que –hasta el incendio- continuó funcionando contiguo al lugar un pool al que el público identificaba como “El pool del Cairo” (ver fs. 189, absolución de posiciones fs. 367 vta., y testimonial de fs. 436 vta.)”….

 En suma, las claras intenciones de continuar el uso manifestadas púbicamente y traducidas en obras concretas, permiten sostener o retener los derechos adquiridos sobre una designación comercial,  aún frente a circunstancias extremas que afectan el normal uso del mismo.

Por último, la misma Cámara ha denegado el recurso extraordinario interpuesto por la demandada, entendiendo que “la pretensión de la recurrente no puede más que merituarse como la queja de quien ha obtenido una sentencia que le es adversa, con la intención de lograr el acceso a una tercera instancia”

e. Conclusiones

Dependerá de cada caso en concreto y del buen criterio judicial impedir que la exégesis de la ley diluya o esfume bienes intangibles de tamaña trascendencia.

Celebramos este antecedente que no sólo defiende un activo de valor trascendental para nuestra ciudad, analiza aspectos poco tratados vinculados al nombre comercial y disuade, una vez más, a aquellos oportunistas que ven en la apropiación de desarrollos intelectuales ajenos una opción de negocio.

Ver fallos completos:

SENTENCIA CAMARA (Octubre de 2014)

Sentencia El Cairo. Rechaza recurso extraordinario Mayo 2015

 Valeria Bollero y María Soledad Alvarez

Rosario, junio de 2015

 


[1] “Fromageries Bel Societé Anonyme c/Ivaldi Enrique s/ nulidad de registro de marca” (Fallos 253: 267)  LL 107:70; “New Zealand Rugby Football Union Inc. v. Ceballos, Aníbal G”. Corte Sup., 03/04/2001.

 

[2] “Cadillac Motor Car Co c/ Giannini H” P. y M. 1913 pág. 701 (citado por Otamendi, Jorge, “Derecho de marcas”, 3ª. Edición actualizada y ampliada, Abeledo Perrot, Bs. As. 1999;  pág. 373);“Casa Quintás SRL c/ Quintás y Cía.”, Cam. Nac.

[3] ARTICULO 24 – Son nulas las marcas registradas: a) en contravención a lo dispuesto en esta ley; b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero …

 

[4] Conf. Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, op. Cit. Pág. 541 a 543

[5] Bertone y Cabanellas de las Cuevas, ob. cit., Tomo II, pág. 543 y ss.

[6] Laura Carolina Lowenthal Quastler y Christian Martínez Ferrari¸ Nombre comercial, en http://www.dpi.bioetica.org/gdpi/nombre.htm

[7] CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL. CAPITAL FEDERAL, Sala 02 Autos “PARISE AURORA ROSA c/ CACCIATO FELIPE s/ CESE DE USO DE NOMBRE COMERCIAL”  31 de Mayo de 1994 publicado en www.infojus.gov.ar Sumario: D0008514

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