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A RIESGO DE CONFUSIÓN, CEDE EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

Uno de los principios fundamentales del sistema marcario es el PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD, en virtud del cual, el derecho de exclusiva del titular de una marca se extiende únicamente a aquellos productos y/o servicios para los que ésta fue expresamente concedida. A tal fin, deberá tenerse en cuenta en cada caso las clases del Nomenclador en que la marca fue registrada y en su caso, las limitaciones o exclusiones aceptadas.

Sin embargo, este principio no es absoluto. En supuestos excepcionales, se permite extender los límites de la protección a aquellos productos y/o servicios que, no estando amparados por el registro, tengan una estrecha vinculación con estos y exista riesgo de confusión en el público consumidor.

Compartimos hoy un fallo de la CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I, dictado en los autos “BORSALINO NESTOR RUBEN C/ CALZADO BORSALINO S.R.L. S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA” (causa N° 4397/2015/CA1), que tuvo como protagonista a una marca local.

Ambas partes del litigio tenían marcas previamente registradas que contenían el vocablo BORSALINO: la actora en la clase 9 que identifica productos ópticos y la demandada en la clase 25, para distinguir calzado y artículos de sombrería.

El conflicto se produjo cuando la actora solicitó el registro de dicha marca en la clase 35, limitándola expresamente a “SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y NEGOCIOS RELACIONADOS CON ANTEOJOS, LENTE, ARMAZONES Y DEMÁS PRODUCTOS ÓPTICOS, INCLUYENDO PARTES Y ACCESORIOS DE LOS RUBROS ANTEDICHOS” y Calzado Borsalino SRL presentó oposición.

La oposición fue fundada, entre otras, en la marca que Calzado Borsalino SRL tenía registrada en la misma clase 35, aunque limitada a “REAGRUPAMIENTO DE MERCADERÍAS POR CUENTA DE TERCEROS EN UN SOLO ÁMBITO PARA LA LIBRE ELECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: CALZADO”.

Tanto el magistrado del Juzgado n° 4 Secretaría n° 8 como la alzada coincidieron en sostener que más allá de las limitaciones de cada registro, el principio de especialidad debía ceder en el caso concreto, entendiendo que la proximidad entre las actividades propias de la clase 35 (referidas a los medios para difusión y publicidad, habilitación de locales comerciales, campañas televisivas o radiales, etc.) ponía en riesgo de confusión al público consumidor, si ambas empresas las desarrollaban bajo el mismo nombre.

Dijo la Cámara: “Es que para cumplir las finalidades de la protección marcaria, deben efectuarse las distinciones propias de las particularidades del caso, restringiendo la función de las limitaciones de los signos enfrentados cuando las marcas son similares (en el caso tiene idéntico elemento denominativo) y las actividades comprendidas en la misma clase de servicios pueden perjudicar el interés del público consumidor que corre el riesgo de ser inducido a confusión”.

Admitir lo contrario hubiera permitido que coexistan en un mismo centro comercial dos locales denominados BORSALINO, uno para vender zapatos y otro para vender anteojos, lo que a todas luces era confuso para el consumidor.

Por último, también se tuvo en cuenta la preexistencia del derecho adquirido del oponente, estableciéndose que en caso de duda debe darse preeminencia al signo ya registrado frente al signo objeto de la solicitud que era una mera expectativa.

Advertimos en este nuevo antecedente, coincidente con la jurisprudencia y la doctrina imperante, la importancia de proteger al consumidor, fin último y esencial del sistema marcario.

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